Reclame | IP | Food Law | Hoogenraad & Haak, september 2020

RECLAME | IP | FOOD LAW

HOOGENRAAD & HAAK
SEPTEMBER 2020

Kijk aan, een nieuwe editie van het Hoogenraad & Haak kwartaalnieuws. Korte artikelen over wat ons de afgelopen tijd opviel in onze aandachtsgebieden intellectuele eigendom, reclame en food law.

Heb je een vraag of feedback? Stuur dan vooral een berichtje aan newsletter@hoogenhaak.nl!

Fijne dag,
Maarten Haak

Oude Consumentenbond bekroningen van stal halen? Dat mág
Herkenbaarheid van reclame in vlogs
Een onmogelijk ongelooflijke burger
Bacon gemaakt van kip: vleesbenamingen op de schop?
Uitspraak in zaak Picnic-Verstappen vergroot speelruimte reclamemakers
Nieuwe toets van ‘overeenstemming’ sinds Equivalenza
KPN vs. T-Mobile: vergelijkende reclame als crime passionnel
Herkomstvermelding is hot
Mogen vegans margarine met vitamine D eten?
Meer duidelijkheid: vanaf 1 september ook Indicatietarieven in octrooizaken
MESSI en PICASSO: neutralisatie door begripsmatig verschil

Oude Consumentenbond bekroningen van stal halen? Dat mág.

Menig fabrikant is verguld als blijkt dat zijn product door de Consumentenbond is getest als Beste Koop of Beste uit de Test. Tegen betaling gebruiken ze daarna het beeldmerk van de Consumentenbond in hun reclame. Maar mag je ook trots melding maken van in het verleden gewonnen Consumentenbondtesten? Jazeker, onder voorwaarden. Deze vraag is nu beantwoord door het College van Beroep.

Lidl heeft voor haar W5 vaatwastabletten in 2012 en 2017 de bekroningen Beste Koop en Beste uit de test gekregen. In een reclame-uiting maakte Lidl hier melding door middel van een gouden kroontje met daarin de jaartallen. De Consumentenbond was not amused, en wilde iedere wijze van refereren aan oude testen verbieden, omdat ze niet meer actueel zouden zijn. Zij trok aan het kortste eind.

De hamvraag is of voor een categorie producten inmiddels een nieuwe testronde is geweest. Zo neen, dan mag de adverteerder de predicaten Beste Koop en/of Beste uit de Test blijven noemen, onder vermelding van het oude jaartal. Het College van Beroep geeft ook groen licht voor het door Lidl zelf ontworpen bekroningslogo met daarin de jaartallen.

Ook mag Lidl via een asterisk de jaartallen en soort test als voetnoot vermelden (mits in heldere taal).
En wat als ondertussen voor die categorie producten wel inmiddels een nieuwe testronde is geweest waarin het Lidl product niet is meegenomen, zoals bij W5 allesreiniger? Dan zal het verwijzen naar een oude test snel misleidend zijn. Toch geeft het CvB een opening: als duidelijk wordt gemaakt dat inmiddels een nieuwe testronde is geweest met nieuwe andere winnaars, dan mag het wel.

Een evenwichtig oordeel van het CvB, waar de praktijk veel aan heeft. Want Beste uit de Test en Beste Koop zijn en blijven mooie bekroningen.

Ebba Hoogenraad behandelde deze zaak voor Lidl.

Herkenbaarheid van reclame in vlogs

Vlogger Monica Geuze vertelt in een vlog over het merk À la en pakt een pakket van dit merk uit voor de camera: “Ze hebben nu een pakketje opgestuurd met volgens mij alleen maar te schattige dingen.” Een klager stelt dat de vlog niet herkenbaar is als reclame. Volgens de RCC heeft de vlogger met die woorden voldoende duidelijk gemaakt dat zij het pakket gratis heeft ontvangen van À la. Daardoor is de reclame als zodanig dus wel herkenbaar. “Ze hebben nu een pakketje opgestuurd” wordt in feite aangemerkt als variant op de suggesties in de toelichting van artikel 3 RSM en is vergelijkbaar met: “Ik heb deze producten gekregen van [adverteerder]” en “Bedankt [adverteerder] voor het toesturen van de producten”.

De vlogger en À la krijgen niet overal gelijk. Zij stelden dat dit helemaal geen ‘reclame’ is, en dat er ook geen Relevante Relatie is die moet blijken. De RCC acht dit wel reclame voor À la, want het pakket is met een commercieel doel opgestuurd naar de vlogger en het wordt enthousiast aangeprezen in de vlog. De Relevante Relatie blijkt uit het feit dat het gratis pakket alleen naar influencers is opgestuurd. Dat À la en de vlogger niks hebben afgesproken over het opgestuurde pakket doet er niet toe.

Een belangrijke les uit deze uitspraak: ook als een pakket gratis wordt opgestuurd en er geen afspraken zijn gemaakt over het gebruik van het pakket, kan sprake zijn van reclame en een Relevante Relatie. De RCC geeft echter ruimte aan het invullen van het vereiste van herkenbaarheid. Het is al voldoende wanneer de vlogger zegt: “[Adverteerder] heeft een pakketje opgestuurd”.

Myrna Teeuw, student-stagiaire

Een onmogelijk ongelooflijke burger

In het merkenrecht bestaat de regel dat beschrijvende aanduidingen niet als merk mogen worden gemonopoliseerd. Deze aanduidingen moeten voor iedereen vrijgehouden worden. Zo kan het woord “Apple” geen merk voor appels zijn. Apple kan ook niet supermarkten en groenteboeren aanspreken op hun gebruik van de beschrijvende aanduiding apple.

Tussen Impossible Foods en Nestlé ontstaat een geschil over de INCREDIBLE BURGER van Nestlé. Nestlé zou met deze naam inbreuk maken op het merk IMPOSSIBLE BURGER van Impossible Foods.

Nestlé meent dat de naam INCREDIBLE BURGER puur beschrijvend is: het publiek zou de naam opvatten als “een aanprijzing voor een burger van ongelooflijke, buitengewone kwaliteit.” De rechtbank gaat daar niet in mee: de naam zegt niets over de productsamenstelling. Bovendien biedt Nestlé óók burgers aan die dat wel doen, bijvoorbeeld de linzenburger, kaasburger en jalapeño burger. Daarom oordeelt de rechtbank dat INCREDIBLE BURGER als merk wordt gebruikt. Een strenge interpretatie - er zijn ook zeker argumenten tegen deze redenering. Nestlé zal het er hoogstwaarschijnlijk niet bij laten.

De moraal van het verhaal: een merk is vaak als zodanig herkenbaar. Vaak wordt namelijk gebruik gemaakt van duidelijk onderscheidende aanduidingen zoals Lay’s, Tommy Hilfiger en Microsoft. De rechtbank Den Haag oordeelt echter dat ook aanprijzingen van een product zoals INCREDIBLE BURGER als merk kunnen worden opgevat en dus ook een merkinbreuk kunnen opleveren. Zo vallen ook termen als ‘AMAZING CRISPS’, ‘STYLISH CLOTHES’ en ‘UNBELIEVABLE COMPUTER’ binnen het merkenrecht.

Mathijs Peijnenburg

Bacon gemaakt van kip: vleesbenamingen op de schop?

In de zomer van 2019 kwam New York Pizza met pizza’s met bloemkoolbodem. Dit ging niet onopgemerkt. Het YouTubefilmpje bevatte een dikke knipoog naar telefonische sekslijnen en kon daarom door de beugel – het was overduidelijk een parodie. Voor de abri’s die landelijk de bushokjes sierden – met daarop een naakte vrouw met twee bloemkolen voor haar borsten – liep het minder goed af.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Afgelopen zomer lanceerde New York Pizza haar 100% chicken bacon pizza. Ook dit bleef niet onopgemerkt. Al snel meldde zich een klager bij de Reclame Code Commissie. De tekst “100% chicken bacon” zou misleidend zijn, want bacon dient immers altijd gemaakt te zijn van varkensvlees. “Bacon” gemaakt van kip mag om die reden nooit bacon genoemd worden, aldus klager. Volgens New York Pizza is de uiting alles behalve misleidend is: door “100% chicken” begrijpt de consument dat het om kip gaat. De Reclame Code Commissie gaat hierin mee en wijst de klacht af. Bacon is geen voorbehouden aanduiding. De aanduiding bacon is dus niet enkel voorbehouden voor varkensvlees. Hoewel de gemiddelde consument de aanduiding in eerste instantie zal associëren met varkensvlees, blijkt uit de uitingen voldoende duidelijk dat het om een bepaald soort vlees en smaak gaat gemaakt van (100%) kip.

Winst voor New York Pizza en wellicht ook voor de rest van de levensmiddelenindustrie. We zijn inmiddels gewend aan vegetarische producten met traditionele vleesbenamingen in het koelschap. En met deze uitspraak wordt benadrukt dat ook niet-vegetarische producten een nieuwe invulling kunnen geven aan een niet voorbehouden vleesaanduiding. De enige voorwaarde: maak voldoende duidelijk dat je een twist geeft aan een traditionele vleesbenaming, zodat daarover geen twijfel bestaat.

Lisanne Steenbergen

Uitspraak in zaak Picnic-Verstappen vergroot speelruimte reclamemakers

Gebruik van een dubbelganger van een beroemdheid in reclame mag als het voor het publiek duidelijk is dat het gaat om een lookalike, het publiek daarnaast niet zal denken dat de beroemdheid zelf de producten van de adverteerder ondersteunt, en er geen daadwerkelijke schade optreedt. Dat besliste het hof Amsterdam op 2 juni 2020 in de zaak tussen Max Verstappen en Picnic. Ter herinnering: in deze zaak gaat het om – in de woorden van het hof – “een korte film waarin zowel door het uiterlijk en de kleding van de daarin acterende (hoofd)persoon als door het scenario wordt gerefereerd aan het optreden van Verstappen in reclamefilms voor supermarktketen Jumbo”.

Het hof overweegt allereerst dat de lookalike van Max geen portret is van Max in de zin van de wet, zodat geen sprake kan zijn van portretrechtinbreuk. Dit oordeel vind ik opmerkelijk. Een portret is volgens de wetsgeschiedenis een herkenbare afbeelding van een persoon, hoe die afbeelding ook is gemaakt. Een afbeelding van een persoon is niet de persoon zelf. Een lookalike moet je zien als een hulpmiddel waarmee een persoon wordt afgebeeld. Dat het publiek begrijpt dat de lookalike niet hetzelfde is als “het origineel” lijkt mij niet relevant.

Het lijkt voor de uitkomst van de zaak niet uit te maken. Het hof buigt zich vervolgens namelijk over de vraag of de publicatie van het filmpje anderszins onrechtmatig was, en oordeelt van niet. De onderbouwing die het hof daarvoor geeft lijkt verdacht veel op een portretrechtelijke beoordeling en zou ook hebben geleid tot het afwijzen van portretrecht-inbreuk. Max lijdt geen reputatieschade, het publiek zal niet menen dat Max Picnic ondersteunt (want Picnic houdt voldoende afstand tot de echte Max) en Max’ zakelijke belangen bij publicatie van zijn portret worden niet aangetast, laat staan op zodanige wijze dat de uitingsvrijheid daarvoor zou moeten wijken – aldus het hof.

Deze overwegingen zijn relevant voor de reclamewereld. Kennelijk ziet het hof ruimte voor “gebruik” van een bekende persoon in reclame als sprake is van een (overduidelijke) persiflage. Hiermee lijken de mogelijkheden van bekende personen om op te treden tegen verwijzing naar hun persoon in reclame te zijn ingeperkt.

Kort samengevat: een onschadelijk en niet-verwarrend gebbetje moet kunnen.

Daniël Haije

Nieuwe toets van ‘overeenstemming’ sinds Equivalenza

In het arrest Equivalenza geeft het Hof van Justitie een nieuwe maatstaf voor de wijze waarop merken in een conflict onderling worden vergeleken. Dat de beoordeling in twee fasen gaat is niet nieuw, maar wel hoe je dat precies moet doen. Dit is belangrijk in ieder merkconflict: opposities en inbreukzaken.

In fase 1 wordt beoordeeld of de conflicterende tekens visueel, fonetisch en/of conceptueel in enige mate overeenstemmen. De totaalindruk moet worden bepaald “in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens”. Dat wil zeggen: uit de tekens zelf. Alles wat niet uit het teken zelf blijkt, telt dus ook niet mee in fase 1. Dus ook niet hoe de betrokken waren in de handel worden gebracht.

In de zaak Equivalenza werd op grond van het oudere beeldmerk LABELL voor o.a. parfums bezwaar gemaakt tegen de aanvraag voor EU beeldmerk BLACK LABEL:

Het Gerecht woog mee dat parfums vooral op zicht worden gekocht. De visuele verschillen wogen daarom zwaarder dan de fonetische (auditieve) overeenkomsten, in lijn met de methode die het HvJ in 2011 in Ferrero (TiMi Kinderyoghurt) had voorgeschreven. Het HvJ breekt nu expliciet met die methode: het zou “absurd” zijn als twee merken wel overeenstemmen als het om de ene waar gaat (parfums, laag aandachtsniveau) en misschien niet als het om andere waren gaat (bijvoorbeeld medicijnen, met een hoog aandachtsniveau).

De overeenstemmingstoets moet voortaan voor alle waren of diensten en in alle omstandigheden gelijk uitpakken. In fase 1 mag dus ook niet meer worden meegewogen of een merk beschrijvend is voor de betrokken waren, en ook niet of een merk een groot onderscheidend vermogen (bekendheid) heeft verkregen. Ook die omstandigheden volgen immers niet uit de intrinsieke kwaliteiten van het merk. Die komen pas in fase 2 aan de beurt.

Als in fase 1 ook maar een beetje overeenstemming wordt aangenomen op visueel, fonetisch en/of conceptueel niveau, moet daarop in fase 2 worden getoetst of sprake is van merkinbreuk, hetzij verwarringsgevaar (‘sub b’), hetzij een verband en vervolgens verwatering, reputatieschade en/of ongerechtvaardigd voordeel (‘sub c’). In zoverre is de systematiek van Ferrero juist bevestigd. Los daarvan blijft een beoordeling in fase 2 eveneens achterwege als de waren of diensten niet soortgelijk zijn (sub b) of als het ingeroepen merk niet ‘bekend’ is (sub c).

Dan komt fase 2: een globale beoordeling waarin alle omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen. Verplicht maatwerk dus. De rechter moet met de in fase 1 vastgestelde elementen van overeenstemming en verschil op dezelfde manier rekening houden als met alle andere relevante elementen, die nu wél worden meegewogen. Denk aan de mate van onderscheidend vermogen, de mate waarin een bestanddeel beschrijvend is, de eventuele bekendheid van het oudere merk, de mate van soortgelijkheid van de waren, het aandachtsniveau van het relevante publiek en andere omstandigheden van het geval. Als onderdeel van de globale beoordeling kan in fase 2 een bepaald element van overeenstemming of verschil meer of juist minder gewicht in de schaal leggen. De hamvraag in fase 2 is of de mate van overeenstemming onder deze omstandigheden voldoende is om een inbreuk aan te nemen. Maatwerk dus.

Maarten Haak

In Berichten Industriële Eigendom 2020, nr. 3 schreef ik een annotatie bij het arrest Equivalenza. Als je de tekst wil ontvangen: mail mij even!

KPN vs. T-Mobile: vergelijkende reclame als crime passionnel

In mei 2020 lanceerde T-Mobile de “Break-up Weken”. De ludieke boodschap: maak het uit met je huidige telecomprovider. Onderdeel van de campagne was een radiocommercial, waarin de volgende tekst:

“Oh, ik kan me nog zo goed herinneren hoe ik als een blok voor je viel. Je mooie groene winkels, je vlotte verkooppraatjes en dat glimmende modem. Maar dat was vier jaar geleden, en het enige dat ik de afgelopen jaren van je heb gekregen is een hogere prijs.”

KPN vond het allemaal wat minder jolig, en startte een kort geding. T-Mobile zou expliciet beweren dat KPN letterlijk niets voor haar klanten heeft gedaan (behalve de prijs verhogen), en impliciet zou T-Mobile claimen dat zij haar prijzen niet heeft verhoogd. Misleidende vergelijkende reclame – aldus KPN.

De rechter oordeelt dat de gemiddelde consument de expliciete claim op waarde zal kunnen schatten. In de zin van: KPN heeft het nodige gedaan, maar niet meer. Nu KPN niet aannemelijk kan maken dat zij méér heeft gedaan dan van haar kan worden gevergd als telecomprovider, vindt de rechter dit niet misleidend. Dat ligt anders bij de impliciete claim. De rechter is het met KPN eens dat de gemiddelde consument uit de reclame zal opmaken dat T-Mobile de afgelopen jaren haar tarieven niet heeft verhoogd. Maar T-Mobile heeft jaarlijks een inflatiecorrectie toegepast, en dat is ook een prijsverhoging. Dus: misleidend.

T-Mobile wordt veroordeeld om te rectificeren op haar website. “T-Mobile heeft consumenten in een radiospot ten onrechte voorgehouden dat T-Mobile – anders dan KPN – haar prijzen niet verhoogt.” Daarnaast wordt T-Mobile verboden om in reclame te verwijzen naar door KPN doorgevoerde prijsverhogingen, zonder in dezelfde uiting te verwijzen naar door T-Mobile doorgevoerde (of door te voeren) prijsverhogingen, waaronder inflatiecorrecties.

Opmerkelijk: de rechter houdt deze B2C-reclame langs de lat van artikel 6:194a BW (vergelijkende reclame) in verbinding met artikel 6:194 BW (misleiding), dat uitsluitend B2B-reclame normeert. Tomato/tomahto, potato/potahto: de uitkomst was hetzelfde geweest als de juiste artikelen waren aangehaald (6:194a in verbinding met 6:193c BW).

Daniël Haije

Herkomstvermelding is hot

Kijk nog maar even goed naar die verpakkingen met vlaggetjes en vrolijke landen-kleuren. Die gaan steeds meer verdwijnen. Waarom? Strenge etiketteringsregels eisen dat een disclaimer wordt gebruikt als het primaire ingrediënt uit een ander land komt dan door de teksten of symbolen op de verpakking wordt gesuggereerd. Het werkelijke land van oorsprong moet dan óók op de verpakking staan, in hetzelfde gezichtsveld.

En dat is geen sinecure, want wisselende inkooprijzen of mislukte oogsten maken dat de ingrediënten vaak in verschillende landen worden ingekocht. De regels zijn tijdens Corona-tijd van kracht geworden afgelopen 1 april. Veel interpretatievragen rijzen, bijvoorbeeld wat het primaire ingrediënt is (daar komt de Douanewetgeving om de hoek kijken). Wat we wel weten: niet alleen vlaggen zijn op te vatten als herkomstsymbolen; ook kenmerkende gebouwen zoals de Toren van Pisa, de Eiffeltoren of onze bekende Hollandse klompen en molens. Want de consument zal denken dat het product uit dat land komt.
Gelukkig vallen geregistreerde merken met vlaggen of herkenbare gebouwen niet onder de strenge regels. Wat ook vrij spel heeft: alle producten die inmiddels een generieke naam zijn geworden. De voorbeelden zijn talloos: Franse mosterd, Goudse wafels, Frankfurter worst.

De regels schrijven voor dat het echte land van herkomst in hetzelfde gezichtsveld moet worden afgebeeld. Staat een molentjes, klompen en een rood/wit/blauw vlaggetje op de verpakking? Dat maakt 3 x een disclaimer ... We gaan zie hoe de autoriteiten hiermee omgaan.

De oplossing? Gebruik het woord ‘recept’ of ‘stijl’ of ‘impressie’. Koffiebonen naar Italiaans recept, ‘yoghurt Griekse stijl’ of ‘Aspergesoep op Limburgse wijze’. Inmiddels zijn al diverse verpakkingen op die manier aangepast.

Ebba Hoogenraad heeft een handzaam stappenschema gemaakt en dit op het VMT Food Law congres en bij andere presentaties getoond. Een handig leidraad door het oerwoud van herkomstregels. Want de consument houdt van aansprekende verpakkingen. Vlaggetjes, landenkleuren en symbolen zullen vast niet verdwijnen. Interesse? Bel of mail eens met Ebba.

Mogen vegans margarine met vitamine D eten?

Tegenwoordig eet bijna iedereen minstens één dag per week vegetarisch. Ook zijn er mensen – veganisten of vegans – die een volledig plantaardig dieet hebben en dus ook geen dierlijke producten als kaas, eieren of honing eten. Maar waar vallen schimmels en gisten in dit plaatje? Kunnen we deze micro-organismen aanmerken als plantaardig of zijn ze dierlijk van aard? Deze vraag werd in hoger beroep voorgelegd aan het College van Beroep van de Reclame Code Commissie.

Het zit zo. In een televisiecommercial van Becel voor margarine met toegevoegd vitamine D wordt verkondigd dat de margarine “100% plantaardig” is. Volgens de klager kan de margarine met het Vegan-logo niet 100% plantaardig zijn, omdat vitamine D wordt geproduceerd door schimmels en gisten. De Reclame Code Commissie vindt dat schimmels en gisten niet gelijk kunnen worden gesteld met dieren. De aanwezigheid van vitamine D in de margarine maakt de tekst “100% plantaardig” daarom niet misleidend.
In hoger beroep voert het moederbedrijf van Becel – Upfield – aan dat de betekenis van “plantaardig” is geregeld in een Europese Verordening, namelijk: Verordening (EU) nr. 1308/2013. Hierin staat dat plantaardig uitsluitend ziet op het vetgehalte dat in de margarine wordt verwerkt. Of de schimmels of gisten die de vitamine D produceren plantaardig zijn, doet er dus niet toe.

Hier gaat het College van Beroep niet in mee. De claim “100% plantaardig” heeft betrekking op het hele product en niet enkel de oliën en vetten. De absolute claim “100% plantaardig” laat geen ruimte voor dierlijke bestanddelen, ook niet in minimale hoeveelheden. Desondanks trekt Upfield aan het langste eind. Uit diezelfde verordening maakt het College op dat paddenstoelen worden aangemerkt als “verwerkte groenten en fruit”. Daarom moeten schimmels en gisten ook worden gezien als plantaardig. Eind goed, al goed. Vegans kunnen margarine met vitamine D blijven eten!

Lisanne Steenbergen

Meer duidelijkheid: vanaf 1 september ook Indicatietarieven in octrooizaken

Een beetje achtergrondinformatie: de winnende partij in intellectueel eigendomszaken kan een groot deel van de gemaakte proceskosten (kosten van de advocaat) vergoed krijgen. Die kosten moeten voorafgaand aan een procedure wel voorspelbaar zijn. De vergoeding was daarom in auteurs-, merken-, modellen- en handelsnaamrecht zaken al lang aan banden gelegd. De rechterlijke macht heeft “indicatietarieven” bedacht: per categorie zaak van zeer eenvoudig, normaal tot complex, is aangegeven welke proceskosten er maximaal geclaimd kunnen worden. Bij de beoordeling van de complexiteit van de zaak kan meespelen hoeveel grondslagen, vorderingen (en tegenvorderingen) er zijn, de omvang van het verweer, het aantal proceshandelingen, het financiële belang van de zaak etc. Partijen kunnen bepleiten dat het een eenvoudige of juist complexe zaak betreft, maar uiteindelijk is het aan de rechter om de te categoriseren (en welke indicatietarieven daarmee corresponderen).

In octrooizaken gold dat nog niet. Tot voor kort gold voor de proceskosten “the winner takes it all”. Met alle gevolgen van dien: kostenveroordelingen konden erg hoog oplopen. Vanaf nu krijgen we hier dus ook te maken met indicatietarieven en dus meer duidelijkheid.

De kosten van de advocaat en octrooigemachtigde vallen als ‘proceskosten’ onder het indicatietarief. Dat geldt niet voor de kosten van ingeschakelde deskundigen en griffiekosten en verschotten: die vallen buiten de indicatietarieven en kunnen dus apart worden gevorderd. Net als in andere IE-zaken zal de rechter in octrooizaken aan de hand van de indicatietarieven gaan beoordelen welke kostenveroordeling redelijk is.

Kortom, meer duidelijkheid voorafgaand aan een procedure, iets wat alle partijen bij een procedure kunnen toejuichen.

Moïra Truijens

MESSI en PICASSO: neutralisatie door begripsmatig verschil

Sinds het arrest Picasso/Picaro weten we overeenstemming op visueel en auditief vlak kan worden geneutraliseerd als de merken verschillende concepten oproepen. In het arrest Wolf Oil/EUIPO besliste het HvJ dat neutralisatie aan het eind van fase 1 moet plaatsvinden, na de beoordeling van de mate van overeenstemming op visueel, fonetisch en begripsmatig niveau. Neutralisatie is alleen mogelijk als ten minste één van de conflicterende tekens een duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft. In het arrest Equivalenza is nog eens bevestigd dat dit een harde voorwaarde is voor neutralisatie.

Maar wat als een duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis niet is vastgesteld voor een of beide tekens? Dan kunnen elementen van overeenstemming op visueel en/of fonetisch vlak dus niet in de totaalindruk worden geneutraliseerd (fase 1). In dat geval moet een globale beoordeling van de inbreuk in fase 2 volgen. In fase 2 wordt met de vastgestelde elementen van overeenstemming en verschil op dezelfde manier rekening gehouden als met andere elementen, zoals de (soort)gelijkheid van waren en diensten, het aandachtsniveau van het relevante publiek, de mate van onderscheidend vermogen en eventuele bekendheid van het oudere merk. Alle elementen uit fase 1 blijven op tafel, dus ook een begripsmatig verschil dat niet is gegrond op een duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis maar op een minder duidelijk begripsmatig verschil. De globale beoordeling van de inbreuk in fase 2 is maatwerk: van geval tot geval wordt afgewogen in welke mate de elementen van overeenstemming (of juist elementen van verschil) meer of minder gewicht in de schaal leggen. Als in fase 2 een zeker “compenserend effect” van een begripsmatig verschil wordt aangenomen, mag dat geen “neutralisatie” meer heten maar kan dat effect dus wel worden meegewogen.

Om dezelfde reden besliste het Hof van Justitie vorige week dat Lionel Messi eindelijk zijn kledingmerk MESSI kan inschrijven. De oppositie op basis van het merk MASSI werd verworpen omdat de tekens niet overeenstemmen. De visuele en auditieve overeenstemming worden geneutraliseerd doordat vrijwel iedereen op de wereld voetballer Messi wel kent. MESSI roept het concept van de voetballer op, MASSI niks. Daardoor is geen sprake van overeenstemming. Dit heeft het gekke resultaat dat MASSI kan optreden tegen een nieuw merk MOSSI (als dat zou komen) terwijl MESSI dat niet kan. Neutralisatie werkt twee kanten op, zoals de erven Picasso lang geleden ook al hadden ondervonden.

Maarten Haak

Bas van Werven (BNR) interviewde mij kort voor de uitspraak Messi/Massi (interview hier).

Hoogenraad & Haak advocaten is een onafhankelijk advocatenkantoor in de top van de markt met een hoge ranking in o.a. Chambers Global, Legal500, WTR1000 en Best Lawyers. Wij zijn specialisten op het gebied van:

- reclamerecht
- intellectuele eigendom
- food law
- commerciële contracten

Wij adviseren en procederen in complexe geschillen, vaak ook met een grensoverschrijdend aspect. We denken met bezieling mee, en leveren goed doordachte en strategische adviezen die in de praktijk ook uitvoerbaar zijn. En als het even kan, komen we in een vroeg stadium met een creatieve oplossing (hoe kan het wél?). Wil je meer weten over ons werk of onze mensen?

Elk kwartaal sturen wij deze UPDATE over ontwikkelingen binnen onze aandachtsgebieden. Het is geen advies. Als je vragen hebt over een specifiek onderwerp, bel of mail ons dan even. En stuur de UPDATE vooral door aan andere geïnteresseerden (inschrijven kan trouwens hier). Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor verzending van de UPDATE. Er is ook een Engelse versie.

Eindredactie: Maarten Haak

Hoogenraad & Haak
Emerald House
Jozef Israelskade 48-G
1070 KB Amsterdam
e info@hoogenhaak.nl
t 020 – 305 3066
www.hoogenhaak.nl
kvk 34314579

Hoogenraad & Haak

Jozef Israelskade 48-G

Amsterdam, Noord-Holland 1072 SB

Netherlands

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.